傅钢律师

上海市协力律师事务所合伙人  傅钢律师

据外国媒体报道称，苹果这回总算赢了“i”产品的商标案。此前使用“ibooks”标签的一家纽约小型出版社对苹果发起诉讼，但是近期联邦法官判决称该出版社申请保护的商标不具有鲜明的特点，并称消费者不会因为商标而混淆出版社和苹果的产品，故判决苹果胜诉。

2011年苹果宣布称将使用“iBooks”术语来描述允许用户网上购书的软件。为此纽约科幻及玄幻小说出版社黑塔（Black Tower Press）指控苹果侵犯其商标权。

据悉，2006年黑塔出版社收购另一家出版公司之后获得“ibooks”标签，而另一家出版社曾在2000年初使用“ibooks”商标出版数百万本科幻和恐怖小说。但是，黑塔出版社及之前拥有该标记的出版社均未获得“ibooks”的注册商标。

而苹果却已经获得“iBooks”注册商标权。1999年苹果从另一家软件公司获得“iBook”授权，用于描述各种颜色的计算机。2010年苹果完全收购了这家公司的商标。

美国地区法官丹尼斯•柯特（Denise Cote）详细解释称，“ibooks”这个词仅仅描述了互联网上出售的书籍，而且黑塔出版社对这个词并没有任何特别含义，而仅仅是与其他图标一共使用过而已。柯特称另外一个原因是，消费者不会混淆这两个公司的产品，“没有证据可以证明那些从苹果iBooks软件中下载电子书的消费者会认为苹果已经进入出版行业或已经成为所有下载电子书的出版社。”

【专家点评】

苹果公司对头文字“I”的商标有着强烈的偏好和执着的追求，其使用和注册的商标，总是喜欢加一个前缀“I”。仅在中国苹果公司就已经申请注册了IMAC、IPHOTO、ITUNES、IBOOK、IMOVIE、IPOD、IDVD、IPHONE、IWORK、ILIFE、IPAD等商标，组成了一个“I”打头的商标大家族。尤其是其中的ipod、iphone、ipad，更是苹果时尚电子产品中的“I”字头商标中的旗舰。这样的商标管理策略，有其合理性，尤其在使得苹果公司的系列产品成为引领电子产品潮流的标准方面起着重要作用。但是这样的“I”字头商标执念也是一把双刃剑，因为以I打头的商标不可能全部被苹果公司收入囊中，更不可能在全球所有国家都成功预先注册，这就使得苹果公司经常陷入商标纠纷当中。去年在中国声名大振的“ipad”商标权案是一例，现在我们看到“ibook”商标权纠纷案又是另一起典型案例。从这个意义上讲，苹果公司的商标策略也有其缺憾，值得业者引以为鉴。

笔者注意到有些媒体在报道iBooks商标案时，用了《不注册等于没有：苹果赢得iBooks商标案》这个标题，笔者认为，这其实是对该案判决的一个误读：中国商标法实行的是商标注册原则，简单讲就是，谁先按照商标法的规定申请商标，谁先获得商标权。而美国的商标注册实行“在先使用”原则，所以，美国商标的取得是以谁先使用为判断标准的。美国法律规定必须先在商业贸易中实际使用商标，才能获得商标的法律保护，因此在iBooks商标案中由于原告黑塔出版社在先使用“iBooks” 商标，尽管其未申请该商标的注册，苹果公司在该案中因为使用在后仍然是处于被动的。而苹果公司最终之所以在本案中胜诉，主要原因有两个方面:一是原告使用的“iBooks” 商标的显著性不够强，无法获得过强的保护，这也是法官所说的“‘ibooks’这个词仅仅描述了互联网上出售的书籍，而且黑塔出版社对这个词并没有任何特别含义，而仅仅是与其他图标一共使用过而已。”  二是消费者不会混淆这两个公司的产品。美国商标法更注重在使用后果上要求“不会造成混淆、误认或者欺骗”。由于苹果公司的业务典型性很强，那些从苹果iBooks软件中下载电子书的消费者很难认为苹果已经进入出版行业或已经成为所有下载电子书的出版社，因而不会混淆服务的来源。

这个案子让人在为苹果公司赢得商标诉讼感到高兴之余，也不禁反思公司的商标策略问题，笔者认为，无论什么样的策略，选择显著性强的商标及时进行注册，采取灵活多元化的商标策略都是最核心的。当然，对苹果这样的公司，这样的执拗已经成为其品牌文化的一部分，即便陷入纠纷，即便要付出更高的成本，也让其品牌卓尔不群，这也是有着出奇的好效果的。但是问题在于不是每个公司都具有苹果这样的特质和实力，采取更加灵活、务实的商标策略更为合适。