谢兵律师

OEM俗称贴牌加工，是指在来料加工、来样加工和来件加工业务中，由境外委托方提供商标，境内受托方将其提供的商标印在所加工的产品上，并将加工后的产品全部返还给境外委托方，境内受托方不负责对外销售，仅收取加工劳务费的一种生产组织方式。

　　近年来，在OEM过程中出现了很多商标侵权诉讼案件，其根源是因为OEM过程中加工方使用的商标在国内和国外具有两个不同的权利人，国外的权利人委托国内加工方生产后，在海关申报出口时，被国内的权利人发现或海关直接查扣。国内的权利人随即指控该产品侵犯了其在中国境内的注册商标专用权。而对此类在OEM过程中使用商标的行为是否构成商标侵权，各地法院存在不同、乃至完全相反的观点。

　　（一）支持OEM构成商标侵权

　　一些法院认为，只要使用了与权利人在中国注册的商标相同或相近视的商标，即使其委托人在国外拥有商标权，产品也全部出口，也构成侵权。其理由是商标具有地域性，委托人仅在国外登记注册未在中国注册，在中国不享有商标权利。根据我国《商标法》第52条的规定，未经商标权利人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为属于典型的侵权行为。比较典型的案例如2005年浙江省高级人民法院判决的瑞宝公司“RBoI”商标纠纷案等。

　　此类案件中，被告通常会抗辩其产品全部出口，不在国内销售，国内的消费者不会产生混淆，没有损害权利人在中国的利益，不构成侵权。而法院则是按照现行《商标法》的规定进行认定，并没有将国内消费者是否产生混淆作为侵权构成的要素进行考量。

　　（二）否定OEM构成商标侵权

        一些法院认为，商标的基本功能是使消费者区分商品或服务的来源，所以消费者是否可能产生混淆是认定商标侵权的基本前提。OEM产品不在中国国内销售，不会引起中国消费者的混淆，所以不构成侵权。比较典型的是上海申达音响电子案，该案的一审及二审法院均认为：“商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其实质是对商标的识别功能的破坏，使得一般消费者对产品的来源产生混淆、误认。”据此认为涉案商品全部出口到国外，只在中国境内具有商品来源的识别意义，并不在中国境内发挥识别商品来源的功能，从而认定不构成侵权。

        2009年1月，最高人民法院知识产权庭在苏州召开“知识产权审判如何应对金融危机对实体的冲击暨服务外包法律论坛”，据会后形成的会议纪要记载，各方对此问题的观点看法不一，甚至相互矛盾。工商和海关的观点较为一致，均认为构成侵权。北京市高级人民法院知识产权庭的意见是认为商标侵权应该以混淆或造成混淆的可能性为条件，OEM中不会构成混淆，不侵权。浙江省高级人民法院却认为如果使用的商标相同就构成侵权，如果不相同，对是否近似要从严把控。福建省高级人民法院则认为应从严把控，如有合理抗辩理由，则不认定为侵权。即使认定侵权，未造成损失的，应仅判决停止侵权和支付合理费用。最高人民法院知识产权庭对此争议未做明确的表态。

　　三、最高人民法院的态度

　　最高人民法院对此类案件是否构成侵权一直未予明确表态。2009年4月，最高人民法院发布的《关于当前经济形势下知识产权审判服务若干问题的意见》指出：“……妥善处理当前外贸‘贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”

　　这是截至目前为止，最高人民法院首次在对外正式发布的文件中涉及到OEM中的商标侵权问题，但实际上对是否构成侵权还是没有明确表态。2012年，最高人民法院知识产权庭庭长孔祥俊发表了《论我国商标司法的八个关系》一文，在文章中对该表态的背景又做了进一步的解释：“该意见实际上又是未作表态的表态，即还是有态度的，尤其是允许对此类行为的定性和处理进行进一步研究探索。而且，只说到构成侵权的处理问题，言外之意还可能有不构成侵权的情形。”该文章直接透露出最高人民法院对此类案件的谨慎态度：“在法律规定不清晰或者有两种以上的解释而需要逐渐廓清其内涵时，或者法律滞后于社会发展的需要时，或者干脆出现法律空白时，法院的裁判就有很强的实验性、尝试性或者试错性，需要探索和创造。在这种情况下，同类案件不同判决（同案不同判）的情形在所难免，即必然出现法律适用的差异性。尤其是对于达不成共识的争议较大的问题，我们常常是慎重表态，但不排除先在个案裁判中尝试和试验，待条件成熟时再统一标准。‘定牌加工’中商标使用行为的定性就是著例。”

　　由此可见，最高人民法院认为两种观点都有道理，还未能达成共识，或者认为当前的探讨还不够深入，所以迟迟不予正式表态，把权限交给各地法院自行处理，这就直接导致了同案不同判的现状。

　　值得注意的是，2012年最高人民法院在一份关于株式会社良品计画与商评委的再审决定中，首次明确表态：“认为商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。二审法院认为良品计画委托我国大陆境内厂家生产加工第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在我国大陆境外，不属于《商标法》第31条规定的‘已经使用并有一定影响的商标’符合《商标法》的立法原意。”这被认为是直接否定了定牌加工中的商标使用行为在中国境内的法律意义。该判决一出，许多律师同仁及一些专家纷纷撰文，认为最高人民法院对OEM中的商标使用行为给出了定性，OEM中的的商标使用不是《商标法》意义上的商标使用，不会构成侵权。

　　但笔者认为，仅凭此一份行政判决还不能简单的推论到侵权案件中。该案件是商标行政案件而非侵权案件，所争议的法律条款是《商标法》第31条而非第52条。最高人民法院认为贴牌加工行为中的商标使用不符合《商标法》第31条本义中的商标使用行为，并不必然否定其不属于《商标法》第52条中的商标使用行为。

　　事实上，孔祥俊法官在《论我国商标司法的八个关系》中也已经提到了“良品计画”案，但在随后的论述中也明确表示最高人民法院在“定牌加工”中的商标使用行为的定性还没有达成共识，允许各地法院作进一步的探讨。这进一步表明，“良品计画”案中所指出的贴牌加工行为中的商标使用不属于《商标法》意义上的使用的定性，在目前应仅限于《商标法》第31条，还不能直接类推到《商标法》第52条，即侵权案件中的认定。最高人民法院对此类侵权案件中的商标使用行为的定性还是没有明确表态。